「複審」美國專利侵權訴訟外的另一種選擇
「複審」美國專利侵權訴訟外的另一種選擇
前言
為了降低訴訟的案件量及快速有效地提升專利品質，美國專利商標局(USPTO)在2012 年9 月16 日後啟用新的制度，在專利核准後的複審救濟制度除了舊有的「單方重新審查」(Ex Parte Reexamination)外，「多方重新審查」(Inter Parte Reexamination)更細分為下列3種制度，分別是「多方複審」(Inter Partes Review，以下簡稱IPR)、「核准後複審」(Post Grant Review，以下簡稱PGR)及「商業方法過渡期複審」(Covered Business Method Review,，以下簡稱CBM)。專利被控侵權人有別於以往只有費用高的驚人的訴訟一途可走，複審制度提供了被控侵權人另一種有效反制專利權人的手段，藉由挑戰專利的有效性來克服專利侵權的問題。上述3種複審制度皆由專利審判暨上訴委員會(Patent Trail and Appeal Board，以下簡稱PTAB)負責審理，提出複審請求的申請人(Petitioner)可以依照自身的需求，在適當的時間運用對自己最有利的制度來請求複審。本篇主要探討多方複審(IPR)的相關規定及流程。
關於3種複審制度的比較，可參考下表:
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複審類型 |
IPR |
PGR |
CBM |
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時間點 |
專利核准公告9個月後的任何時間 |
專利核准公告後9個月內 |
同IPR (2020/09/16前) |
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申請人 |
專利權人以外的任何人 |
被控侵權人 |
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召開門檻 |
門檻及費用較低 至少有一項請求項有無效之合理可能性(reasonable likelihood)* |
門檻及費用較高 至少有一項請求項有無效之可能性 (more likely than not)*
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同PGR |
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適用案件 |
先申請主義的專利案(申請日在2013/03/16後的案件) |
任何專利案 |
非技術性發明之商業方法專利 |
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請求項限制 |
20項(超過需加收超項費) |
20項(超過需加收超項費) |
15項(超過需加收超項費) |
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時程 |
原則上1年內審結，例外可延長6個月 |
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上訴單位 |
美國聯邦巡迴區上訴法院(簡稱CAFC) |
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利害關係人 |
需於提出申請時揭露 |
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和解 |
接受 |
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*合理可能性和可能性的差異: 合理可能性要求能產生心證的程度至少需大於等於50%，可能性則要求至少需大於50%，因次提出PGR的門檻及費用皆略高於IPR。
IPR相關規定及流程簡介
多方複審(IPR)，又稱「專利殺手(Patent Killer)」，在實際施行上分為「請求立案」及「實際召開」兩個階段，請求立案召開IPR的申請人必須在收到專利侵權起訴狀的1年內遞交請願書請求PTAB立案。在申請人請求立案的同時，也須將請願書及相關證據提供給專利權人，專利權人接著會收到PTAB的通知，要求申請人於指定期限內做初步答辯。PTAB會根據申請人所提供的證據及解釋和專利權人的初步答辯來決定是否形成對所挑戰的請求項有無效之合理可能性的心證，進而將是否召開的決定通知對造雙方。確定召開IPR後的將會依照下圖的流程進行，原則上PTAB會在12個月內審結，並做出最終決定，例外可延長6個月。
統計數據及結論
從USPTO於今年6月所提供的統計數據中可以看到IPR的案件在所有複審案件中佔了高達93%，剩下的則為PGR案件。以專利技術來看，提出複審最大宗的是電子及電腦相關的專利佔了約64%，其次則依序是機械及商業方法佔了22%、生物及醫藥佔了8%。提出IPR後成功立案的比率平均約為50%~60%，從實際召開後的結果來看，和解的比例最高達到33%，請求項全部不予專利的則有15%，部分不予專利及全部維持專利則各佔5%。
從統計數據中可以得知，申請人提出IPR後可成功使挑戰的專利請求項不予專利的關鍵在於是否能成功請求立案，一旦成功立案後，除了和解外，有很大的可能該專利的所有請求項會得到不予專利的結果。
複審救濟制度提供了申請人訴訟之外另一種更快速也更符合經濟效益的選擇，在收到侵權起訴狀的1年內可以提出複審申請，採取化被動為主動的方式來反制專利權人；對於USPTO來說複審制度可以以更節省時間的方式來處理專利侵權問題，也可以藉由再次審查提高核准後的專利品質，過濾掉品質不佳的專利權。再以原被雙方來看，不論是被控侵權方，或是專利維權方，複審制度不僅僅只是一種新的制度，而是值得雙方細細研究品味的攻防戰場。
參考資料
1.智慧財產月刊VOL.213
2.袁仁捷，美國專利申請實務III
3.專利師季刊VOL.44 & 46
4.北美智權報
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_210324_0501.htm
5.USPTO統計資料
https://www.uspto.gov/patents/ptab/statistics/aia-trial-statistics-archive
6.合理可能性和可能性
國外部專員 王中郁 彙編