美國篇 淺談美國專利案在收到終局審查意見書後之因應方案

一、前言

        當一件美國專利申請案遞交進入美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 後，一位審查委員將被指派對該專利申請案進行審 查，並做出非終局審查意見書 (non-final Office Action)，寄發給申請人。申請人有最長 6 個月的法定期限回應非終局審查意見書 (註1)。審查委員在經第二次 的審查或考慮後，即可發出終局審查意見書 (final Office Action) (註2)。基本上，當發出終局審查意見書後， 代表審查委員對於本案的審查工作已經告一段落。申請人同樣有最長 6 個月的法定期限回應終局審查意見 書，而回應的方式僅限於提出訴願 (appeal)、請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE)、為刪 除或為訴願被核駁之請求項所提出之回覆，以及如有可核准的請求項時，修正請求項以符合必要格式 (註3)。 事實上，申請人除了前揭回應方式外，尚有其他的途徑爭取核准機會，例如：After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)、訴願先行審查會議試辦計畫 (Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program) 等。本文之 目的在於對申請人在收到美國專利申請案之終局審查意見書後所能進行的各項因應方案的內容與方式，以及利弊得失進行探討。

 

二、回應終局審查意見書方案

1、接受可核准請求項的審查意見提出答辯 接受可核准請求項的審查意見所提出答辯是以前次的審查意見中具有可核准的請求項為前提下所提出的答辯。答辯內容包括將可核准的請求項改寫為獨立項形式、刪除被核駁的請求項，以及為克服形式核駁 (objection) 所提出的對說明書、請求項與圖示之修正。

通常，以此方案所提出之答辯，申請人很快就能收到核准通知 (Notice of Allowance)。但是也不排除， 審查委員在發現新引證案的情況下，再次發出審查意見書。

 

2、終局審查意見書寄發日起 2 個月內提出答辯申請人如在終局審查意見書寄發日起 2 個月內提出答辯 (註4)，USPTO 的審查委員則會依據修正與答辯內容進行審查。當修正與答辯內容讓審查委員認為可以被核 准，則申請人會收到核准通知 (Notice of Allowance)；而如審查委員認為修正與答辯內容仍無法讓申請案 核准，則會發出建議性審查意見書 (Advisory Action，簡稱 AA) (註5)。申請人如以此方案進行答辯，根據筆 者的經驗，很快地會在 1-2 月內收到建議性審查意見書。

 

        在收到建議性審查意見書後，申請人必須特別注意以下兩件事：建議性審查意見書的內容，以及法定期限的改變。以下茲就此二點詳細說明：

 

2.1 建議性審查意見書的內容

        當申請人收到建議性審查意見書代表 USPTO 的審查委員經考量後認為仍然沒有可以核准的請求項。 誠如建議性審查意見書的名稱，對於所爭論之被核駁請求項 (rejected claim(s))，並不會有明確的決定，通 常在建議性審查意見書中，最常看到的三種結論如下：

(1)修正的部分具有新內容 (new issue)，需要進一步的考慮及 / 或檢索 (check box 3 a) (註6))；

(2)經考慮後，仍然沒有可以核准的請求項 (check box 11) (註7)；

(3)修正的部分具有新內容，需要進一步的考慮及 / 或檢索，但經考慮後，仍然沒有可以核准的請求 項 (check boxes 3 a) and 11)。

 

        第 (1) 項的意義代表修正的請求項內容超出了目前所檢索到的前案，審查委員需要進行另外的檢索方能決定請求項是否可核准；第 (2) 項的意義代表依據目前所檢索到的前案可證明所提出的請求項仍不能被核准；而第 (3) 項的意義則是雖然修正的請求項具有新的內容，但依據目前所檢索到的前案可證明修正的內容仍不能被核准。無論結論是哪一項，審查委員通常會在建議性審查意見書的次頁 (continuation sheet) 說明理由。

 

        無論建議性審查意見書的結論為何，均代表審查委員無法核准申請案。如申請人想要繼續爭取申請案，就必須提出繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE) 或是提出訴願 (Appeal)。當建議性 審查意見書的結論為第 (1) 項時，申請人可考慮以相同的論點提出繼續審查請求或是訴願，但是仍有可能在審查委員又找到新的引證案的情形下，而遭再次核駁。當建議性審查意見書的結論為第 (2) 與 (3) 項時， 申請人應找出其他的爭點，提出繼續審查請求或是訴願，以繼續爭取申請案。

 

2.2 法定期限的改變

        答辯的法定期限 (statutory period) 的改變，與建議性審查意見書的寄發日有相當程度的關聯性，其主 要的改變如下：

(1) 當建議性審查意見書的寄發日早於 3 個月的短法定期限 (shortened statutory period) 到期日時，以 原到期日為計算延遲費 (extension of time fee) 的起始日。

(2) 當建議性審查意見書的寄發日晚於 3 個月的短法定期限到期日時，以建議性審查意見書的寄發日 為計算延遲費的起始日。

(3)  原 6 個月的法定到期日不變。法定期限的改變所帶來的影響，可能使得申請人須在很短的時間內決定是否要提出繼續審查請求或是訴願以及決定答辯的內容 ( 不須繳交延遲費的情況下 )，亦或是在需額外繳交延遲費的情況下提出繼續審 查請求或是訴願。

 

        申請人以此方案進行爭取請求項的優點在於：在收到終局審查意見書仍能夠取得審查委員某種程度上 的審查意見。最好的狀況是能夠取得核准通知，差的狀況則為在短期間內需要發動另一個程序所產生的費 用問題。

 

3、After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0) (註8)

        為了降低繼續審查 (RCE) 的數量，USPTO 於 2013 年 5 月 17 日公告推出終局核駁 (final rejection) 寄 發後適用的試辦計畫 After Final Consideration Pilot 2.0，簡稱 AFCP 2.0 ( 目前業界並無統一的中文翻譯， 一般均稱 AFCP 2.0)。此計畫允許申請人在收到終局核駁後，在預期官方不需重新開啟審查程序以及不需做過多的額外檢索考慮的狀況下，提出答辯 (註9)。此計畫亦提供審查委員利用有限的額外時數，考慮申請人 所提回覆並作必要檢索以及進行面詢。

 

參加 AFCP 2.0 需具備以下項目：

(1) 請求書

(2) 依據 37 CFR 1.116 就終局核駁所提答辯，答辯內容需包括修正至少一項獨立項，且不能在實質上 擴大該獨立項保護範圍；以及

(3) 申請人願意配合審查委員要求面詢 (interview) 的聲明書。 如果審查委員認為考量答辯內容所需之時數超出    USPTO    所給予的有限的額外時數，申請人可能會收到建議性審查意見書 (Advisory Action)，其所產生的結果 與因應方式如前節所論。

 

        如果審查委員認為可以在 USPTO 所給予的有限的額 外時數完成審查，當審查後達到可核准的狀態，即會發 出核准通知；如審查後仍認為未達到可核准的狀態，審 查委員將會聯絡申請人安排面詢；如面詢後仍未達到可 核准的狀態，則申請人同樣會收到建議性審查意見書。

 

有關參與 AFCP 2.0 時需要注意的事項，簡述如下：

(1)AFCP 2.0 的試辦日期到 2015 年 9 月 30 日止，目前尚無是否延長試辦期的訊息。

(2) 參加 AFCP 2.0 無須任何規費，亦無需繳交超過 短法定期限的延遲費，但是要注意的是代理人可能仍然 會收取費用。

(3) 申 請 案 需 為 正 式 申 請 案 (non-provisional application) 或 是 PCT 進 入 美 國 國 家 階 段 的 申 請 案， 可為發 明、植 物、設計專 利，但不可為 Reissue 或是 Reexamination。

(4) 每一次終局核駁，申請人僅具有一次請求參與 AFCP 2.0 試辦計畫的機會。

(5) 申請人或其代理人需同意並有能力與審查委員進行面詢。

 

        申請人如欲參加 AFCP 2.0，答辯的爭點最好為簡單、易懂，以免審查委員審查超出 USPTO 所給予的 有限的額外時數，直接發建議性審查意見書。另外，代理人所收取的費用，大多會包括了答辯以及面詢。 換言之，參加 AFCP 2.0 的費用可能超出一般答辯的費用，對於某些經費有限的申請人須特別留意。

 

4、繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE)

        如前所述，當審查委員發出終局核駁之時，某種意義上代表審查委員的審查工作已告一段落，申請 人如果希望申請案之審查狀態不因此而終止，可提出繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE)，請求原來的審查委員繼續審查本案。申請人提出繼續審查請求時代表申請人放棄了訴願，並請求審 查委員重開審查程序。此時，前次的終局核駁將會被撤回 (withdraw)，並進行新的審查程序。所以，當申 請人提出繼續審查請求之後，之後將收到該案的非終局審查意見書 (non-final Office Action)。

 

        繼續審查請求提出的時間限制有三 (註10)：繳交證書費 (issue fee) 之前；申請案放棄 (abandonment) 之前； 以及提出訴願 (notice of appeal) 之前。換言之，申請人可在提出前節所述之答辯方案 ( 終局審查意見書寄 發日起 2 個月內提出答辯或參加 AFCP 2.0) 但未取得核准通知後，提出繼續審查請求；亦或者是收到終局 核駁之直接提出。端視案情內容以及申請人的意向。

 

        繼續審查請求提出之後，申請案即進入一個新的審查程序，所以後續所遇到的問題與因應方案也與一 般申請案相同，在此容不贅述。需要注意的是，繼續審查的請求次數並無限定，因此，每一次終局核駁之 後均可提出繼續審查請求。然而，申請時要注意的是，由於繼續審查程序是交由同一審查委員進行審查， 因此，相同或類似的爭點較難被相同審查委員所接受。如果在沒有新的爭點的狀況下提出 RCE，申請案被核准的機會不高，所剩下的大概只有無止境的繳交  RCE  的費用而已。

 

5、訴願 (Appeal)

        專利申請人可於收到第二次核駁後之規定期限內，向專利審理與訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board) 提起訴願 (註11)。但是如申請人已提出繼續申請案 (continuing application) 或是請求繼續審查 (RCE)，則 不能提出訴願，除非該繼續申請案或繼續審查又遭核駁(註12)。

當申請人提出訴願請求書 (notice of appeal) 後的兩個月內必須提出訴願理由書 (appeal brief) (註13)。訴願理 由書的內容包括以下 (註14)：

(1)申請人姓名、申請案號、申請日、專利名稱、審查委員姓名、審查委員技藝單位 (art unit) 與文件 名稱；

(2)文件內容表；

(3)實際參與人 (Real party in interest)；

(4)相關的訴願、衝突與審理 (Related appeals, interferences, and trials)；

(5)請求項內容；

(6)訴願理由；以及

(7)請求項附錄。

 

        委員會會在 1 個月內考慮訴願理由書是否符合 37 CFR 41.37 之規定，如否，則會發回申請人，請其 重提適當的訴願理由書，並再次對新的訴願理由書進行審查。如訴願理由書符合規定，則會將訴願理由書 則會轉送給本案的主要審查委員 (primary examiner)，並等待審查委員的答覆(註15)。在收到審查委員的答覆後， 委員會集會召開訴願會議 (appeal  conference)，以做出訴願決定。

 

        以訴願為收到終局審查意見書後之因應方案大多是在申請人認為爭點應具有可專利性，但審查委員一 直無法接受的狀況下採取的。由於原審查委員排除在做出訴願決定的委員之外，因此前述狀態下的爭點較 有機會被接受。但是提出訴願的高額費用，卻讓許多申請人卻步。

 

5.1 訴願先行審查會議試辦計畫 (New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program) (註16)

        為降低訴願程序的冗長時間、繁複程序以及高額費用等種種問題，USPTO 於 2005 年 7 月 12 日期施 行一種新的訴願先行審查會議試辦計畫 (New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program)，讓申請人在提交 訴願請求書 (notice of appeal) 的同時 ( 如任何延期的規定 )，且在無需提交訴願理由書 (appeal brief) 的狀 態下，請求訴願先期審查會議 (Pre-Appeal Brief Conferences) 先行審查該案件。

 

        訴願先行審查會議試辦計畫的目的為：(1) 確認是否有根據錯誤事實的明顯不適當核駁理由；以及 (2) 確認是否有產生初步核駁的必要元件。因此，非屬前述兩項的訴願理由，例如對請求項或是先前技術教示 的解釋，則仍需要以提出訴願理由書的方式，交由訴願會議決定。

 

        參加此計畫必須提交申請書與理由書。理由書需列出明顯不當錯誤的核駁理由。需注意的是所有文件 不得超出 5 頁。訴願先行審查會議在收到申請書與理由書後則會指派一小組 (panel) 進行審查。審查的決定為下列之其中一項：

(1) 申請案仍有未決事項，需繼續訴願程序；

(2) 重啟法律狀態的審查程序；

(3) 核准申請案；以及

(4) 申請不符相關規定，因此被撤銷。

 

三、結論：

        眾所周知的，美國專利商標局提供申請人各式各樣的申請程序，熟知各種程序的內容、提出時機與個別程序的利弊得失，並依據案件內容以及申請人的需求，方為爭取案件最大利益的不二法門。

 

註 1：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.134.

註 2：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.113, paragraph (a).

註 3：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.113, paragraphs (a) and (c)

註 4：原文為：If an applicant initially replies within 2 months from the date of mailing of any final rejection setting a 3-month shortened statutory period for reply…

註 5：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 7.40.

註 6：“They (proposed amendments) raise new issues that would require further consideration and/or search...”

註 7：Check box 11 of Advisory Action, “the request for reconsideration has been considered but does NOT place the application in condition for allowance…”

註 8：Federal Register /Vol. 78, No. 96 / Friday, May 17, 2013 /Notices, p.29117-29119

註 9：Applicants who wish to participate in AFCP 2.0 must file a request to have a response after final rejection (which the examiner may have sufficient basis not to consider under current practice) considered by the examiner without reopening prosecution.

註 10：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1.114, paragraph (a). 註 11：35 U.S.C. 134 Appeal to the Patent Trial and Appeal Board

註 12：37 C.F.R. 41.31 II APPEAL BY PATENT APPLICANT

註 13：37 C.F.R. 41.37 Appeal brief

註 14：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1205.02 Appeal Brief Content 註 15：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1205.03

註 15：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 1205.03

註 16：http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2005/week28/patbref.htm

 

專利師 王德文 彙編

2020.12.04