美國聯邦巡迴法院推翻設計專利的顯而易見性測試
美國聯邦巡迴法院推翻設計專利的顯而易見性測試
一、概述：
在2024年5月21日的LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC一案中，美國聯邦巡迴法院在其全體法官審理的判決中推翻了適用於35 U.S.C. 103條款的設計專利顯而易見性測試(Obviousness Test)，即「羅森-杜林測試」(Rosen-Durling Test)。法院認為該測試過於僵化，且與最高法院關於實用專利顯而易見性的意見不一致。
二、事實背景：
GM全球技術公司(GM Global Technology LLC)擁有2018-2020款雪佛蘭Equinox前擋泥板的設計專利。上訴人LKQ公司及Keystone汽車工業公司質疑該專利的有效性，聲稱其根據35 U.S.C. 102和103條款不具專利。案經審查，專利審判和上訴委員會(PTAB)和聯邦巡迴法院小組初步判定支持GM，維持專利的有效性。
三、「羅森-杜林」的顯而易見性測試：
源於In re Rosen , 673 F.2d 388 (CCPA 1982) 和Durling v. Spectrum Furniture Co, Inc. , 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)的雙管齊下檢定。其測試步驟包含：
- 第一個面向，要求存在通常被稱為羅森參考的東西，這是「一個單一的參考，『一個存在的東西，其設計特徵與所要求的設計基本相同』。
- 第二個面向，“一旦找到該主要參考，就可以使用其他參考對其進行修改，以創建與所要求保護的設計具有相同整體視覺外觀的設計。
簡而言之，羅森-杜林測試是指：存在一個主要參考物(羅森參考物)，其設計特徵基本上與所聲稱的設計相同；隨後可使用另一個次要參考物來修改主要參考物，據以匹配所聲稱的設計的整體視覺外觀。
四、全體法官審理的判決：
法院認為Rosen-Durling測試過於僵化，與最高法院在Graham v. John Deere Co.(1966年)和KSR Int’l Co. v. Teleflex(2007年)中確立的靈活顯而易見性方法不一致。
五、新測試方式(Graham因素)：
Graham案件確立了四個因素，並透過對同領域的通常知識人士而言，該發明與先前技術間的差異是否顯而易見，用以判斷顯而易見性。Graham的四個因素為：1.先前技術的範圍和內容。2.先前技術與所聲稱的專利之間的差異。3.相關技術領域中的普通技術水平。4.次要考量（例如商業成功、長期需求、他人的失敗等）。
六、影響：
對訴訟當事方而言，短期內會有不確定性，因為法院和當事方需要適應新測試。而對專利審查而言，隨著新測試的應用，設計專利申請被駁回的比例將增加，這可能會導致審查時間延長和申請成本上升。
資料來源：https://www.mofo.com/resources/insights/240523-federal-circuit-overrules-obviousness-test-for-design-patents